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En déposant une marque, vous devenez la seule personne autorisée à utiliser un signe, tel qu’un nom, une expression ou un logo, pour désigner vos produits et services. Sauf si votre marque s’avère n’être qu’une protection de façade, permettant à vos concurrents de la reprendre à leur compte voire de la faire annuler.
Toutes les marques ne se valent pas : apprenez à éviter les pièges des marques faibles pour appuyer votre notoriété sur une marque forte au service de votre développement.
Définition d’une marque forte
Une marque forte désigne une marque dont les fondations sont solides au regard du droit de la propriété intellectuelle :
- elle est suffisamment distinctive pour être représentée et identifiée en clin d’oeil par le public;
- elle n’est pas une simple description des produits ou services qu’elle vise;
- elle est disponible et ne porte pas atteinte à des signes antérieurs;
- elle ne trompe pas le public ni ne viole l’ordre public.
Ainsi, vous êtes plus à même de construire une notoriété propre et de dissuader les tentatives de contrefaçon si votre marque est irréprochable en termes de distinctivité et de disponibilité. D’une part, vous investissez sereinement sur la promotion d’une marque en réduisant les risques de contestation. De l’autre, vous êtes mieux armés juridiquement pour mettre un terme et sanctionner les initiatives opportunistes de vos concurrents.
L’objectif de tout entrepreneur est donc de disposer d’un portefeuille de marques conférant un monopole le plus indiscutable possible et cohérent avec la stratégie de développement.
Pourquoi toutes les marques n’offrent pas la même protection
Toutes les marques n’offrent pas le même niveau de protection à leur titulaire pour des raisons liées à la procédure de dépôt et d’enregistrement des marques.
Raison n°1 : le dépôt d’une marque est une formalité très accessible
Le dépôt d’une marque française ne prend que quelques minutes en ligne sur le site de l’INPI. Cette apparente facilité cache pourtant les étapes préalables cruciales de choix de la marque et des classes à protéger. Les frais de dépôt se situent dans l’ordre de quelques centaines d’euros, à mesure du nombre de classes désignées.
Les entrepreneurs peuvent donc déposer des noms, des expressions ou des logos très simplement, mais courent le risque d’une désillusion plus tard, en découvrant que les marques sur lesquels leur communication est fondée sont inefficaces ou sources de litiges évitables.
Raison n°2 : l’enregistrement de la marque résulte d’un examen souple de sa validité par l’office de dépôt
L’office de dépôt, tel que l’INPI, procède à un examen des conditions de validité de la marque déposée. Son objectif est de protéger le public en excluant du registre des marques des signes trompeurs, purement descriptifs ou contraires à l’ordre public.
En revanche, le degré de distinctivité et la force du monopole confié par la marque au déposant n’entrent pas dans les préoccupations de l’office de dépôt. L’INPI ne vérifie pas systématiquement la disponibilité du signe; cette prestation est proposée en option.
Par exemple, un office pourrait techniquement valider l’enregistrement du signe “DEL” pour des produits de matériel informatique ou du signe “LE PALAIS DES THES” pour des infusions et herboristerie alors que ces marques ont peu de chances de pouvoir être utilisées.
En somme, le certificat d’enregistrement délivré par l’INPI est le même pour toutes les marques, mais il n’est pas un certificat d’efficacité.
Risques d’une marque faible
Litiges fréquents
Une marque insuffisamment distinctive dilue votre image et accroît les probabilités d’accrochage avec vos concurrents, même de manière involontaire. En effet, opter pour un signe usuel dans votre secteur d’activité vous contraint à :
- perdre votre temps à envoyer des mises en demeure;
- renoncer à défendre votre marque (cette renonciation vous sera reprochée après 5 ans);
- diluer votre image et le pouvoir d’identification de votre marque;
- perdre des opportunités de valorisation de la marque (cession, licence).
Pouvoir de dissuasion faible
Le titulaire d’une marque faible risque de peiner à faire respecter son monopole dont la délimitation exacte sera sujette à discussions. Les actions entreprises contre des copies contrefaisantes seront moins dissuasives, en particulier si les contrefacteurs ont évalué leur ratio risque/bénéfices.
Risque de perte rétroactive de la marque
Puisque l’enregistrement d’une marque n’est pas une garantie de sa validité, une marque peut toujours être annulée rétroactivement par un juge. La demande de nullité est présenté par toute personne ayant un intérêt, soit en pratique le titulaire d’une marque ou d’un droit qu’il estime atteint par votre propre marque.
En pratique, les procédures en contrefaçon de marque sont le lieu d’un effet “Contre-Uno”. La partie attaque se défend fréquemment en contestant la validité de la marque qui lui est opposée. Or, le juge examine les conditions de validité de la marque avec une plus grande précision que l’INPI et peut conclure à la nullité pure et simple de la marque du demandeur.
Sur la base de notre expérience en propriété intellectuelle, nous vous partageons cinq stratégies pour déposer et faire vivre des marques fortes au soutien de votre croissance.
Stratégie n°1 : S’éloigner des mots génériques et descriptifs
Les entrepreneurs peuvent être tentés de reprendre des mots descriptifs ou communs à leur activité pour faciliter la compréhension de leur offre ou pour montrer qu’ils créent la version 2.0 d’un concept, produit ou service connu du public.
Choisir un terme descriptif serait une erreur car il ne pourrait pas être enregistré à titre de marque ou deviendrait une marque faible, inévitablement concurrencée par tous les opérateurs du marché.
Les fondateurs auront meilleur compte de décliner ou d’habiller un terme descriptif pour donner un élément arbitraire à la marque. Par exemple, la marque “Airtable” contient le terme descriptif “table” en anglais, qui désigne des tableaux ou tableurs de calcul. L’adjonction du préfixe “air” permet à la marque de créer un mot singulier avec une référence à leur fonctionnalité phare de base de données.
Stratégie n°2 : Conduire une vraie recherche d’antériorité
Une marque n’est forte que si elle est véritablement disponible, c’est-à-dire qu’elle ne contrevient pas à des marques ou noms antérieurs utilisés pour désigner les mêmes produits ou services.
Pour éviter de découvrir tardivement des signes entrant en conflit avec la marque, la bonne pratique consiste à rechercher les antériorités de la marque envisagée avant toute démarche de dépôt. Cette étape préparatoire de recherche d’antériorité est fondamentale pour identifier d’éventuelles faiblesses de la marque.
Les praticiens du droit des marques - avocats et conseils en propriété industrielle - conduisent des recherches approfondies et aident les fondateurs à interpréter les résultats. En effet, la seule préexistence de marques ou signes identiques ou similaires ne commande pas d’abandonner son projet de marque. Selon la proximité avec les antériorités, la diffusion de la marque et la gestion du risque, la marque pourra être déposée en l’état ou faire l’objet de révisions avant dépôt pour éviter des oppositions et réclamations futures.
Stratégie n°3 : Protéger une identité visuelle avec les marques verbales et figuratives
La marque verbale se compose de caractères que l’on peut taper sur un clavier (ex: chiffres, lettres) tandis qu’une marque figurative se représente uniquement graphiquement (ex: dessin, logo).
La marque est dite semi-figurative lorsqu’elle combine des éléments verbaux et graphiques.
Les protections offertes par ces types de marque sont complémentaire. Dans le cas de la marque “Airtable” précitée :
- la marque verbale protègerait l’utilisation du mot “Airtable” pour désigner des applications web, mobiles et logiciels d’édition de bases de données;
- la marque figurative servirait à protéger le logo tricolore;
- la marque semi-figurative couvrerait le logo et l’inscription du mot “Airtable” dans une certaine police d’écriture.
Selon les objectifs de notoriété, les ressources de l’entreprise et la maturité du projet, il pourra être judicieux de privilégier l’une ou l’autre des types de marques, ou d’en déposer plusieurs de manière cumulative pour accroître la protection globale.
Stratégie n°4 : Sélectionner les produits et services protégés par la marque avec pragmatisme
La marque offre à son titulaire un monopole pour la désignation des seuls produits et des services expressément visés dans le certificat d’enregistrement.
Avec la recherche d’antériorité (stratégie n°2), le choix des produits et services représente un travail préparatoire incontournable. Le choix est stratégique car les conséquences d’une mauvaise délimitation sont sévères.
La liste des produits et services doit être suffisamment large pour couvrir l’évolution logique de votre activité. Une vision trop restrictive affaiblirait la force de votre marque et vous contraindrait à procéder à un nouveau dépôt de marque pour désigner les nouvelles classes.
L’écueil inverse doit également être évité. En premier lieu, une longue liste alourdit l’addition au titre des frais de dépôt de marque. De plus, le défaut d’utilisation de la marque pour des produits ou services qu’elle désigne expose le titulaire au risque de perte de ses droits par déchéance.
Stratégie n°5 : Se faire accompagner par un avocat ou un conseil en propriété industrielle pour créer sa marque
Nous l'avons vu, la formalité de dépôt de marque réalisée en quelques clics sur le site de l'INPI est la face cachée de l'iceberg des préparations d'une marque forte. Les freelances, fondateurs et CMO ne peuvent faire l'économie des réflexions fondamentales pour sécuriser leurs projets de marque et limiter les risques de contentieux, pertes et atteintes à l'image.
Les porteurs de projets de création de marque pourront gagner en temps et en sérénité grâce à l'accompagnement d'un conseil qualifié en propriété intellectuelle tel qu'un avocat ou un conseil en propriété industrielle (CPI) pour :
- conseiller et orienter les projets de création de marque;
- définir les produits, services et territoire à protéger;
- mener une recherche d'antériorité et préconiser les ajustements nécessaires;
- réaliser les démarches de dépôt et d'extension des marques à l'international;
- défendre la marque face à toutes les oppositions et revendications.
Par Me Clémence Heiter, Avocate
